Норма об исчерпании прав на товарный знак как фактор налогового риска
партнер, канд. юрид. наук
М.П. Бобко,
юрист
Авторы – сотрудники «Пепеляев Групп»
Отказывая налогоплательщикам в признании расходов по налогу на прибыль, налоговые органы, как правило, ссылаются на их экономическую необоснованность и (или) недостатки документального оформления. Но есть случаи, когда отказ основан на нормах гражданского законодательства. Один из таких случаев – ссылка на нормы об исчерпании прав на товарный знак
В статье 1487 ГК РФ дано понятие исчерпания прав на товарный знак: не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.
Иными словами, статья 1487 ГК РФ делает возможным свободное обращение товаров на территории РФ. Например, торговая компания, приобретя уже введенный в российский оборот товар, не обязана получать разрешение правообладателя на торговлю этим товаром.
Вместе с тем эта норма закрепляет «национальный принцип» исчерпания прав: неуполномоченное лицо не вправе вводить приобретенный за пределами РФ товар на российском рынке. Как эту норму толкуют суды? Отказывая в пересмотре дела в порядке надзора, коллегия судей ВАС РФ указала1, что импортер (российская компания) не вправе использовать продукцию с товарным знаком «EVIAN» на территории РФ, несмотря на то что ввозимый товар уже был введен в оборот на территории иностранного государства. Нижестоящие суды, принимая решение по этому делу2, ссылались на то, что «ввоз на территорию РФ товара с нанесенным на него товарным знаком – это самостоятельный способ использования товарного знака» и потому требуется дополнительное согласие правообладателя3.
В другом деле4 истец требовал запретить использование ответчиком товарного знака «Cayenne» на интернет-сайте «cayenneclub.ru».
Суд удовлетворил требования истца, указав, что статья 1487 ГК РФ применяется в отношении конкретной партии товаров, но не в отношении использования товарного знака в качестве доменного имени. Сайт с доменным именем, аналогичным товарному знаку, создает дополнительное преимущество для владельца сайта, так как позволяет привлекать клиентов и реализовывать товары и услуги, аналогичные товарам и услугам правообладателя.
Президиум ВАС РФ в Постановлении от 06.04.2006 № 14685/03, придя к аналогичному выводу, признал необоснованным использование в наружной рекламе товарных знаков «VOLKSWAGEN» и «VW» компанией «Аспект-Моторс», несмотря на то что приобретенные ею товары были введены в оборот. В то же время Суд признал обоснованным рекламу товаров компании «Фольксваген» (также введенных в оборот), поскольку такое использование относится именно к приобретенным товарам, а сам внешний вид рекламы (форма, цвет и т. п.) заметно отличается от рекламы «Фольксваген» и позволяет идентифицировать продавца товаров и услуг именно как компанию «Аспект-Моторс».
Таким образом, суды приходят к выводу, что статья 1487 ГК РФ позволяет использовать товарный знак в отношении кон-кретных товаров (как некую «неотъемлемую часть» введенной в оборот продукции), но не позволяет использовать в других целях – например, при рекламировании сопутствующих услуг.
Положения статьи 1487 ГК РФ позволяют российским торговым компаниям без согласия правообладателя использовать товарные знаки на товарах, которые уже введены в оборот на территории России. Поэтому, если торговая компания имеет лицензионный договор с правообладателем на использование товарных знаков, налоговые органы могут обратить на это внимание и предпринять попытку исключить затраты по этому договору из состава расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль.
Если торговой компании удается доказать, что именно она вводит товары в оборот на территории РФ, исчерпание прав произойдет только после продажи ею товаров покупателю.
Так, в споре по делу ЗАО «Дж. Т. И. по Маркетингу и Продажам»5 (далее – ЗАО «JTI») была рассмотрена следующая ситуация. ЗАО «JTI» было создано для дистрибьюции товаров, производимых ООО «Петро».
По лицензионному соглашению с иностранным правообладателем ЗАО «JTI» получило право на использование товарных знаков на территории РФ. Между ЗАО «JTI» и ООО «Петро» был заключен договор о производстве и эксклюзивной поставке товаров, согласно которому ООО «Петро» производит товары с товарным знаком, правом на использование которого обладает ЗАО «JTI». По этому же договору ООО «Петро» обязано поставлять весь произведенный товар заказчику – ЗАО «JTI». Налоговые органы и арбитражные суды трех инстанций сочли, что ЗАО «JTI» несет расходы в виде роялти по лицензионному соглашению в пользу ООО «Петро», и на этом основании признали эти расходы необоснованными.
Высший Арбитражный Суд РФ не согласился с такими выводами.
Суд счел, что нормы ГК РФ об исчерпании прав не применяются, так как производитель:
- не обладает правом на использование товарного знака (не несет расходов по его использованию), следовательно, он не может ввести товары в оборот;
- не вправе продавать маркированную продукцию кому-либо еще, кроме торговой компании;
- вводит товары в оборот в РФ.
При вынесении постановления по этому делу Президиум ВАС РФ использовал нормы Закона РФ от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках), действовавшего в спорный период. Тем не менее, учитывая, что нормы части 4 ГК РФ не отличаются от рассматриваемых норм Закона о товарных знаках, подход, изложенный в названном постановлении, применим и к правоотношениям, регулируемым в настоящее время ГК РФ.
Схожие выводы изложены в Определении ВАС РФ от 05.03.2010 № ВАС-1848/10 делу ООО «Грундфос». Общество полу-чило от правообладателя – датской компании – право на использование товарного знака «Grundfos». Производством продукции занималась ООО «Грундфос Истра», произведенная продукция в полном объеме поставлялась ООО «Грундфос» по договору о производстве и эксклюзивной поставке.
Налоговый орган счел, что, передавая товары торговой компании, производитель вводит товары в оборот. Суд пришел к выводу, что ООО «Грундфос Истра», «не являясь лицензиатом товарного знака Grundfos, осуществляло его использование (путем производства товаров под указанным товарным знаком либо путем ввоза этих товаров с размещенным товарным зна-ком на территорию РФ) под контролем Общества в рамках исполнения его заказов по договору поставки», поэтому передача торговой компании не может считаться вводом товаров в оборот.
Аналогичные выводы содержатся в судебных решениях по делу компании «Пит»6.
Приведенная позиция арбитражных судов достаточно определенная: исполнение своих обязательств производителем по договору поставки (изготовление продукции по заказу торговой компании и ее исключительная поставка торговой компании) не признается введением товаров в оборот, поэтому статья 1487 ГК РФ не применяется.
Тем не менее эта позиция распространяется только на ситуации, когда у производителя так или иначе отсутствует право использования товарного знака.
Рассмотрим налоговые риски в других возможных ситуациях.
1. У производителя есть право использования товарного знака. Риски возникновения налоговых претензий могут возникнуть как у производителя, так и у торговой компании. Если вся продукция производится по заказу торговой компании, то у производителя нет необходимости использовать товарный знак – фактически товарный знак используется под контролем торговой компании.
При наличии у производителя права на использование товарного знака расходы торговой компании на получение лицензии могут быть признаны необоснованными, поскольку товар вводится в оборот производителем (имеющим собственную лицензию).
Именно такие риски прослеживаются в деле компании ООО «Трансмарк»7.
Торговая компания «Трансмарк» заключила лицензионные договоры на использование товарных знаков с иностранными правообладателями. Права на использование были переданы по сублицензионным договорам производственной компании «КПК».
Суммы роялти, которые уплачивались «Трансмарк» иностранным правообладателям, были существенно выше, чем роялти, получаемые от «КПК». Одновременно «Трансмарк» заключил с «КПК» договор поставки, по которому «КПК» было обязано поставлять «Трансмарк» 100% произведенной продукции. Таким образом, право на использование товарных знаков было у обеих компаний. При этом компания «Трансмарк» несла расходы на выплату роялти по лицензионным договорам в силу того, что суммы роялти, полученные от «КПК», были существенно ниже. Налоговый орган исключил из состава расходов «Трансмарк» часть роялти со ссылкой на то, что товары введены в оборот производителем товаров и компания согласно норме об исчерпании прав не должна нести расходы по лицензионному соглашению. Арбитражные суды оставили решение налогового органа в силе.
Сейчас дело компании «Трансмарк» рассматривается в ВАС РФ.
2. Товары производятся за пределами территории России. Рассмотренные выше судебные дела касались, в том числе, ситуации, когда товары производились на территории России. Во всех этих случаях суды исходили из того, что ввод товара в оборот осуществляется тем лицом, которое первым продает товар на территории РФ и имеет соответствующие права на использование товарных знаков.
Полагаем, что такой подход можно применить и к ситуации, когда товары производятся за пределами территории России. Товары с нанесенными товарными знаками вводятся в оборот тем лицом, которое обладает соответствующими правами на использование товарных знаков на территории РФ. Например, если иностранная компания – производитель товаров имеет права на использование товарного знака на территории РФ, то при заключении внешнеторгового контракта с российской торговой компанией именно иностранная компания вводит товары в оборот на территории РФ.
Это означает, что российская торговая компания (покупатель во внешнеторговом контракте) не обязана получать разрешение на использование товарных знаков в отношении приобретенных ею товаров.
3. Иностранный продавец товаров не обладает правами на использование товарных знаков на территории РФ. В такой ситуации при реализации товаров российской торговой компании исчерпания прав на товарные знаки не происходит. Это означает, что российская компания – импортер должна заключить лицензионное соглашение либо получить согласие от правообладателя в другой форме на использование товарных знаков на территории РФ.
Имеется риск возникновения налогового спора в случае, если российская торговая компания, выплачивающая роялти правообладателю за использование товарного знака, приобретает товар у иностранной компании, которая владеет лицензией на соответствующие товарные знаки, действие которой распространяется на территорию РФ. Так же как и в случаях с производством товаров в РФ, налоговые органы могут счесть, что выплата роялти в этих случаях необоснованна и не подлежит признанию в качестве расходов налогоплательщика.
4. Иностранный поставщик не имеет права на использование товарного знака в РФ, но российская торговая компания – импортер получила это право безвозмездно. Можно прогнозировать наличие налогового спора и в этом случае. Налоговые органы могут попытаться доначислить торговой компании налог на прибыль исходя из стоимости безвозмездно полученного права.
Для снижения риска возникновения налогового спора рекомендуем определить платность лицензии на использование права на товарный знак в России.
2 См., в частности: Постановление ФАС МО от 10.06.2010 № КГ-А41/5490-10.
3 Аналогичной позиции суды придерживались и ранее. – См.: постановления ФАС МО от 21.11.2007 № КА-А40/11927-07, от 21.11.2007 КА-А40/11934‑07.
4 См.: Постановление ФАС МО от 21.04.2010 № КГ-А40/3338-10.
5 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 28.10.2010 № 8867/10.
6 См.: Решение АС г. Москвы от 05(20).02.2007, Постановление ФАС МО от 25.10.2007 по делу № А40-71183/06-20-384.
7 См.: постановления ФАС МО по делам №№ КА-А40/6082-07, А40-65694/06-151-391, А40-154999/09-108-1176,
А40-155094/09-140-1305.
Ключевые слова: «налоговый риск» – «налог на прибыль» – «товарный знак» – «исключительные права» – «роялти» – «гражданское законодательство» – «товар»
